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26/02/2021
Uso do termo "Bota Fora" pode confundir o consumidor?
* Dra. Maria Isabel Montañes
Em 2007, o Shopping D&D, de São Paulo, requisitou como marca, no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI, o termo “Bota Fora”, que, concedida foi considerada uma ofensiva às lojas concorrentes. Desde então, o empreendimento, considerado um dos maiores e mais completos centros de decoração e design da América Latina, tem notificado extrajudicialmente empresas do setor, propondo, inclusive, duas ações judiciais, uma delas em fase inicial, outra que já resultou em acordo. As empresas têm tentado na Justiça reverter os resultados, alegando que houve o registro indevido do termo "Bota Fora" como marca, pois seria somente utilizado como propaganda.
Com esse registro por parte do D&D, nenhum ramo do comércio de decoração e design pode usar essa expressão. De acordo com o dicionário Michaelis, a palavra “bota-fora” tem quatro significados: o primeiro é o lançamento de um navio ao mar; o segundo é o ato ou festa, com que se despede de alguém, acompanhado-o até o momento da partida. Na sequência, a palavra pode significar “atividade”, ou “desperdício”.
É importante ressaltar que o termo ‘bota fora’, independente de estar com ou sem o hífen, é extremamente usual no mercado para se referir a liquidações e às propagandas de saldão. Dessa forma, é nítido que ninguém pode ser o detentor dessa marca, nem ter o registro dentro da legalidade, conforme especifica a Lei de Propriedade Intelectual (Lei nº 9.279/1996), a qual proíbe o registro de palavras de uso habitual. O INPI mesmo tendo concedido sem qualquer ressalva ou limite, com certeza, não foi feliz em sua análise, contudo, nenhuma empresa se opôs ao processo em seu trâmite administrativo, conforme a lei, que, neste caso, em tese, em nada feria os direitos de nenhuma empresa. Ainda, foi ajuizada ação judicial sem que houvesse nenhuma nulidade administrativa, que, poderia ser requerida, inclusive, nulidade ex-ofício, por ser contrária a lei de propriedade industrial.
Utilizando-se do termo “Bota Fora”, a loja D&D pode estar confundindo o consumidor. O termo não pode ser considerado uma marca passível de registro, de acordo com o artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial que diz, entre outros fatores, que “não pode ser registrável como marca sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”.
Basta uma pesquisa em vários ramos de atuação para percebemos que o termo “Bota Fora” é uma expressão de domínio público, utilizada por diferentes lojas. Inclusive, se o titular da marca resolver entrar com uma ação contra todo mundo que utiliza essa expressão, com certeza ele terá bastante dificuldade em impedir terceiros. Diante desses fatos, só nos resta fazer uma pergunta: porque o INPI deixou que fosse feito o registro de uma marca de um termo, claramente de uso comum?
* Dra. Maria Isabel Montañes é advogada da Cone Sul Assessoria Empresarial
Em 2007, o Shopping D&D, de São Paulo, requisitou como marca, no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI, o termo “Bota Fora”, que, concedida foi considerada uma ofensiva às lojas concorrentes. Desde então, o empreendimento, considerado um dos maiores e mais completos centros de decoração e design da América Latina, tem notificado extrajudicialmente empresas do setor, propondo, inclusive, duas ações judiciais, uma delas em fase inicial, outra que já resultou em acordo. As empresas têm tentado na Justiça reverter os resultados, alegando que houve o registro indevido do termo "Bota Fora" como marca, pois seria somente utilizado como propaganda.
Com esse registro por parte do D&D, nenhum ramo do comércio de decoração e design pode usar essa expressão. De acordo com o dicionário Michaelis, a palavra “bota-fora” tem quatro significados: o primeiro é o lançamento de um navio ao mar; o segundo é o ato ou festa, com que se despede de alguém, acompanhado-o até o momento da partida. Na sequência, a palavra pode significar “atividade”, ou “desperdício”.
É importante ressaltar que o termo ‘bota fora’, independente de estar com ou sem o hífen, é extremamente usual no mercado para se referir a liquidações e às propagandas de saldão. Dessa forma, é nítido que ninguém pode ser o detentor dessa marca, nem ter o registro dentro da legalidade, conforme especifica a Lei de Propriedade Intelectual (Lei nº 9.279/1996), a qual proíbe o registro de palavras de uso habitual. O INPI mesmo tendo concedido sem qualquer ressalva ou limite, com certeza, não foi feliz em sua análise, contudo, nenhuma empresa se opôs ao processo em seu trâmite administrativo, conforme a lei, que, neste caso, em tese, em nada feria os direitos de nenhuma empresa. Ainda, foi ajuizada ação judicial sem que houvesse nenhuma nulidade administrativa, que, poderia ser requerida, inclusive, nulidade ex-ofício, por ser contrária a lei de propriedade industrial.
Utilizando-se do termo “Bota Fora”, a loja D&D pode estar confundindo o consumidor. O termo não pode ser considerado uma marca passível de registro, de acordo com o artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial que diz, entre outros fatores, que “não pode ser registrável como marca sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”.
Basta uma pesquisa em vários ramos de atuação para percebemos que o termo “Bota Fora” é uma expressão de domínio público, utilizada por diferentes lojas. Inclusive, se o titular da marca resolver entrar com uma ação contra todo mundo que utiliza essa expressão, com certeza ele terá bastante dificuldade em impedir terceiros. Diante desses fatos, só nos resta fazer uma pergunta: porque o INPI deixou que fosse feito o registro de uma marca de um termo, claramente de uso comum?
* Dra. Maria Isabel Montañes é advogada da Cone Sul Assessoria Empresarial
