El uso de una marca en un dominio no constituye por sí solo una infracción de marca registrada

El uso de una marca en un dominio no constituye por sí solo una infracción de marca registrada.

De acuerdo con el tribunal de apelaciones estadounidense del noveno circuito, el uso de una marca registrada en un dominio no necesariamente constituye una infracción de marca. En una decisión emitida en Julio del 2010, el tribunal señaló que el factor crítico para establecer una infracción de marca en un dominio es que el uso de dicha marca genere una "fuerte probabilidad de confusión para los consumidores".

En el caso de Toyota Motor Sales USA Inc vs. Tabari los dominios "buy-a-lexus.com" (compra-un-lexus) y "buyorleaselexus.com" (compraorentalexus) eran usados como websites por brokers de autos de la marca Lexus y, Toyota levantó una queja sobre el uso de la palabra "Lexus" en esos dominios argumentando que era muy probable que los consumidores pensaran que Toyota patrocinaba a estas organizaciones. En su opinión, el tribunal declaró que el titular de una marca registrada debe establecer tres cosas para mostrar que el uso de dicha marca constituye una infracción y un uso no justo:

1. El producto es fácilmente identificable sin el uso de la marca
2. El uso de la marca es excesiva o va más allá de lo que es considerado necesario; y
3. El uso sugiere engañosamente que el dominio está patrocinado o respaldado por el titular de la marca.

Este caso giraba en torno a la tercera y última pregunta: si el uso de la marca Lexus sugería que estos servicios de corretaje eran patrocinados o respaldados por Toyota. De acuerdo a la decisión, esta pregunta debe de ser contestada considerando a un consumidor que está acostumbrado a realizar compras online. Este consumidor esta consiente que el website del titular de una marca, como en el caso de Lexus y Toyota, se encuentran normalmente en "totota.com" o "lexus.com" y que dominios incluyendo otros términos además de la marca misma es probable que no sean operados por el titular de la marca.

Por consiguiente, en este caso, un consumidor intuiría que "buy-a-lexus.com" probablemente no fuera patrocinado por Toyota. Aunque el tribunal no emitió una regla dura y rápida en este sentido, la decisión advirtió que cuando un nombre de dominio corto y simple que contiene una marca sugiere que el titular de la marca esté patrocinando o apoyando el dominio, el uso de una marca no pasaría la prueba descrita por el tribunal.

Fuente:

Por Allison Cherundolo, Legal Team  -  sedo.com